Rechtstipp des Monats: Auswirkungen des Erlöschens einer Hauptlizenz auf Unterlizenzen

Janine Töllner   //   August 6, 2012   //   0 Kommentare

Im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Veröffentlichen von Computerspielen spielen Lizenzen und Unterlizenzen eine bedeutende Rolle. Anlässlich zweier aktueller Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aus dem Monat Juli beschäftigt sich der Making Games Rechtstipp im August mit der Frage, welche Auswirkungen das Erlöschen einer Hauptlizenz auf die nachfolgende Lizenzkette haben kann. Über diese Problematik streiten sich Juristen bereits seit längerer Zeit. Die beiden Sachverhalte, die dem Bundesgerichtshof in diesen Verfahren zugrunde lagen, bilden zwei wichtige Konstellationen im Lizenzrecht ab; ihnen kommt eine ganz erhebliche Bedeutung zu.



Die rechtliche Fragestellung

Lizenziert zum Beispiel ein Entwickler (=Urheber/Hauptlizenzgeber) einem Publisher (=Hauptlizenznehmer/Unterlizenzgeber) ein Computerprogramm in Form eines ausschließlichen Nutzungsrechts beinhaltet diese Lizenz grundsätzlich auch das Recht einem Dritten (= Unterlizenznehmer) eine Unterlizenz an dem Programm – in Form eines einfachen Nutzungsrechtes - zu erteilen. Kann der Publisher dann seinen Lizenzzahlungen an den Entwickler nicht mehr nachkommen, wird der Entwickler die Lizenz konsequenterweise kündigen. Das ausschließliche Nutzungsrecht fällt dann auf den Entwickler zurück. Hierbei hat sich bislang die Fragestellung ergeben, welche Auswirkungen das Erlöschen der Hauptlizenz auf die vom Publisher an den Dritten erteilte Unterlizenz hat – erlischt die Unterlizenz oder besteht diese fort?

Die Rechtsstreite

Der u.a. für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (=oberstes deutsches Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit und letzte Instanz in Zivilverfahren) hatte sich gleich in zwei Verfahren mit dieser Thematik zu befassen.

Fall »M2Trade«

In dem einen Rechtsstreit geht es um die Nutzungsrechte an einem Computerprogramm namens »M2Trade«, an diesem besitzt die Klägerin die ausschließlichen Nutzungsrechte. Sie hat einem anderen Unternehmen (= Hauptlizenznehmerin) Nutzungsrechte an der Software gegen Zahlung fortlaufender Lizenzgebühren eingeräumt. Aufgrund dieser Nutzungsrechte war die Hauptlizenznehmerin auch berechtigt, ein einfaches Nutzungsrecht an dem Programm an ein drittes Unternehmen (= Unterlizenznehmerin) einzuräumen. Davon hatte die Hauptlizenznehmerin auch (unter Einschaltung eines weiteren Unternehmens) Gebrauch gemacht.

Nachdem die Klägerin von der Hauptlizenznehmerin keine Lizenzzahlungen mehr erhalten hatte, erklärte sie die Kündigung des Hauptlizenzvertrages. Über das Vermögen der Unterlizenznehmerin wurde zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Klägerin ging daraufhin gegen den Insolvenzverwalter der Unterlizenznehmerin als Beklagten vor und verlangte u.a. Unterlassung der Nutzung und die Zahlung von Schadensersatz. Denn die Klägerin ist der Ansicht, dass mit der Kündigung des Hauptlizenzvertrages nicht nur das ausschließliche Nutzungsrecht der Hauptlizenznehmerin an dem Computerprogramm an sie zurückgefallen sei, sondern auch die davon abgeleiteten Nutzungsrechte einschließlich des der Unterlizenznehmerin eingeräumten einfachen Nutzungsrechts.

Da der Beklagte das Programm seit der Kündigung des Hauptlizenzvertrages unbefugt genutzt und damit das daran bestehende Urheberrecht verletzt habe, sei er der Klägerin zur Unterlassung und Zahlung von Schadensersatz verpflichtet.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung ist ohne Erfolg für die Klägerin geblieben.

Fall »Take Five«

In dem anderen Rechtsstreit geht es um das Verlagsrecht an einer Komposition von dem Komponisten Paul Desmond mit dem Titel »Take Five«.

Die Klägerin ist Inhaberin der weltweiten Nutzungsrechte an der Komposition. Sie räumte einem Musikverlag (=Hauptlizenznehmerin) die ausschließlichen Musikverlagsrechte an der Komposition für das Gebiet Europa ein. Dieser wiederum räumte dann der Rechtsvorgängerin des in diesem Verfahren Beklagten die ausschließlichen Subverlagsrechte für die Länder Deutschland und Österreich ein. Im Jahr 1986 kam es dann zu einer Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Hauptlizenznehmerin, wonach sämtliche gegenseitigen Verpflichtungen aus dem Verlagsvertrag betreffend das Musikwerk »Take Five« beendet sind.

Die Klägerin vertritt sodann die Auffassung, dass mit der Aufhebung des Hauptlizenzvertrages und dem Erlöschen der Hauptlizenz auch die Unterlizenz des Beklagten erloschen sei, und sie beantragte die Feststellung, dass der Beklagte nicht mehr Inhaber der Musikverlagsrechte an dem Werk »Take Five« für Deutschland und Österreich ist.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Entscheidung

Der Bundesgerichtshof hat in beiden Verfahren die Revision der jeweiligen Klägerin zurückgewiesen.

Bereits in einem früheren Verfahren aus 2009 (Az.: I ZR 153/06, BGHZ 180, 344 »Reifen Progressiv« v. 26.3.2009) hat das oberste Gericht in einem Fall entschieden, in dem der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr eingeräumt hatte. Die Hauptlizenz war in diesem Fall erloschen, weil der Urheber das Nutzungsrecht wirksam wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG) zurückgerufen hatte. Auch hier sprach sich der Bundesgerichtshof dafür aus, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht zum Erlöschen der Unterlizenz führt.

In diesen beiden aktuellen Verfahren hat der Bundesgerichtshof nun ebenfalls entschieden, dass das Erlöschen der Hauptlizenz nicht zum Erlöschen der Unterlizenz führt. Dieses Ergebnis gilt demnach für die Fälle, in denen der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer ein einfaches Nutzungsrecht gegen fortlaufende Zahlung von Lizenzgebühren (Fall »M2Tade«) oder ein ausschließliches Nutzungsrecht gegen Beteiligung an den Lizenzerlösen (Fall »Take Five«) eingeräumt hat und die Hauptlizenz nicht aufgrund eines Rückrufs wegen Nichtausübung, sondern aus anderen Gründen erlischt - wie hier: 
 

  • aufgrund einer wirksamen Kündigung des Hauptlizenzvertrages wegen Zahlungsverzugs (Fall »M2Trade«) oder
  • aufgrund einer Vereinbarung über die Aufhebung des Hauptlizenzvertrages (Fall »Take Five«).


Rechtlicher Hintergrund

Im gewerblichen Rechtsschutz und im Urheberrecht gilt der sog. Grundsatz des Sukzessionsschutzes (§ 33 UrhG, § 30 Abs. 5 MarkenG, § 31 Abs. 5 GeschmMG, § 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 3 GebrMG).

Demzufolge bleiben ausschließliche und einfache Nutzungsrechte wirksam, wenn der Inhaber des Rechts wechselt, der das Nutzungsrecht eingeräumt hat. Damit soll das Vertrauen des Rechtsinhabers auf den Fortbestand seines Rechts geschützt und ihm der Ausgleich seiner Investitionen ermöglicht werden.

Aufgrund der vom Bundesgerichtshof vorgenommenen Abwägung der typischerweise betroffenen Interessen überwiege in aller Regel das vom Gesetz als schutzwürdig erachtete Interesse des Unterlizenznehmers an einem Fortbestand der Unterlizenz das Interesse des Hauptlizenzgebers an einem Rückfall der Unterlizenz im Falle des Erlöschens der Hauptlizenz. Das Interesse des Hauptlizenzgebers sei zudem dadurch gewahrt, da er den Hauptlizenznehmer nach dem Erlöschen der Hauptlizenz auf Abtretung seines Anspruchs gegen den Unterlizenznehmer auf Zahlung von Lizenzgebühren in Anspruch nehmen kann.

TIPP: Dieser Abtretungsanspruch besteht auch dann, wenn sich der Hauptlizenzgeber in Insolvenz befindet und der Insolvenzverwalter gemäß § 103 Abs. 1 InsO zwar die Nichterfüllung des Hauptvertrages jedoch die Erfüllung des Unterlizenzvertrages wählt. Da die Insolvenzmasse nach Eröffnung des Verfahrens sozusagen in unberechtigter Weise in Höhe der Lizenzzahlungen des Unterlizenznehmers bereichert wäre, handelt es sich hierbei um eine Masseverbindlichkeit, die gem. § 53 InsO vorweg aus der Masse gegenüber dem Hauptlizenzgeber zu befriedigen ist. 

Durch den Fortbestand der Unterlizenz beim Wegfall der Hauptlizenz habe der nicht mehr berechtigte Hauptlizenznehmer keinen Anspruch auf Lizenzzahlungen des Unterlizenznehmers, während der wieder berechtigte Hauptlizenzgeber nunmehr die Nutzungsgebühren vom Unterlizenznehmer direkt beanspruchen könne. Aus Sicht des Unterlizenznehmer sei zu berücksichtigen, dass dieser die Ursache für die außerordentliche Auflösung des zwischen dem Hauptlizenzgeber und dem Hauptlizenznehmer geschlossenen Vertrags und die vorzeitige Beendigung des früheren Nutzungsrechts regelmäßig weder beeinflussen noch vorhersehen könne. Er würde durch den vorzeitigen und unerwarteten Fortfall seines Rechts oft erhebliche wirtschaftliche Nachteile erleiden, die sogar zur Vernichtung seiner wirtschaftlichen Existenz führen können, wenn er auf den Bestand der Lizenz angewiesen ist.

Fazit

Das Urteil ist sehr zu begrüßen, denn es verschafft Lizenznehmers am Ende der Lizenzkette die nötige Sicherheit, um sich auch auf der Grundlage von einfachen Nutzungsrechten ein eigenes Geschäft aufzubauen. Für den Lizenzgeber mögen die deutlichen Worte des Bundesgerichtshofs auf den ersten Blick vielleicht nachteilig erscheinen. Dies ist jedoch aufgrund des allgemein bestehenden Risikos, dass der eigene Vertragspartner nicht mehr zahlt oder gar Insolvenz anmelden muss, keineswegs unangemessen. Dem Urheber und Hauptlizenzgeber bleibt immer die Möglichkeit, dass er sich den Zahlungsanspruch des Hauptlizenznehmers gegenüber dem Unterlizenznehmer abtreten lässt und auf diese Weise Lizenzgebühren einfordern kann. In der Praxis wird es in aller Regel sinnvoll sein, sich unmittelbar mit dem Unterlizenznehmer vertraglich zu einigen und so für klare Verhältnisse zu sorgen.

Quelle

Aus der Pressemitteilung Nr. 120/2012 des Bundesgerichtshofs vom 19.7.2012

  • Urteil des BGH vom 19.7.2012 - I ZR 70/10 - M2Trade (Vorinstanzen: LG Potsdam – Urt. v. 20.7.2006 - 2 O 120/05 und OLG Brandenburg – Urt. v. 30.3.2010 - 6 U 76/06) und
  • Urteil des BGH vom 19.7.2012 - I ZR 24/11 - Take Five (Vorinstanzen: LG München I – Urt. v. 17.3.2010 - 21 O 5192/09, juris und OLG München – Urt. v. 20.1.2011 - 29 U 2626/10, juris)



 

 

 

 

Rechtsanwältin Janine Töllner, LL.M.
(vormals Janine Smitkiewicz)
Die Autorin ist selbständige Rechtsanwältin in München und vorwiegend tätig im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht mit Fokus auf die Rechtsberatung rund um die Themen Games, Software und Internet. Informationen über ihre Kanzlei finden Sie unter www.kanzlei-toellner.de.

 

 

Wichtiger Hinweis

Der vorliegende Rechtsbeitrag stellt weder eine Rechtsberatung dar noch ersetzt er die Beratung durch einen Rechtsanwalt, bei der die Besonderheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden können. Der Beitrag ist abgestimmt auf die der Autorin bei der Veröffentlichung bekannte Rechtsprechung und die herrschende Meinung in der einschlägigen Rechtsliteratur. Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Textpassagen im Lichte eines unbekannten oder nicht veröffentlichten Urteils zu beanstanden sind. Bitte informieren Sie sich über derartige Umstände oder holen im Zweifel fachkundigen Rat ein.


 

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